Contratto di acquisto, licenza, franchising e merchandising

L’articolo 23 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che un marchio può essere trasferito in tutto o per una parte dei prodotti per cui è registrato.

Quando un marchio viene trasferito è necessario trascrivere l’operazione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi perché si tratta di un atto che deve avere la sua pubblicità. 

Come detto la licenza con cui si cede il marchio può essere esclusiva e non e può riguardare tutto o parte del territorio nazionale. Le possibilità sono molte e il contratto di cessione o licenza serve, con le sue clausole, a regolare questi aspetti.

Contratto di franchising

Quello del franchising (o affiliazione commerciale) è una delle modalità di cessione di un marchio e non solo a terzi. Si basa sul principio per cui il franchisor autorizza il franchisee ad utilizzare i propri segni distintivi quali marchi, disegni, diritti d’autore, segni distintivi, brevetti, assistenza o supporto tecnico e commerciale o di proprietà industriale con l’inserimento dell’affiliato in una rete costituita da una pluralità di altri affiliati distribuiti sul territorio nazionale o internazionale con l’unico scopo di commercializzare beni o servizi dell’affiliante. Il franchisor inoltre si impegna a fornire al franchisee il know-how per sfruttare al meglio e con maggior profitto il marchio che ha preso in gestione. Il franchisor deve, inoltre, fornire assistenza continuativa per mantenere il franchisee allineato con l’immagine e la politica commerciale e di marketing legata al marchio.

Il franchsing è stato normato dal legislatore italiano con la legge 6 maggio 2004 n. 219, la quale prevede all’art. 1 che l’affiliazione commerciale possa riguardare qualsiasi settore commerciale sia di vendita di servizi che di beni.

La stipula del contratto deve avvenire obbligatoriamente per iscritto e, per quanto concerne la durata, può essere a tempo indeterminato o determinato. In quest’ultimo caso, l’affiliante deve garantire all’affiliato una durata minima del rapporto sufficiente all’ammortamento dell’investimento realizzato dall’affiliato e comunque non inferiore a tre anni.

Inoltre il contratto deve specificatamente contenere l’ammontare degli investimenti e delle spese di ingresso che l’affiliato dovrà sostenere, le modalità di calcolo e di pagamento della percentuale che l’affiliante intende richiedere all’affiliato commisurata al giro di affari o determinata con una quota fissa, tale percentuale è detta royalty, l’ambito di un eventuale esclusiva sul territorio, le caratteristiche dei servizi e prodotti offerti in termini di assistenza tecnica e commerciale, la durata del contratto ed eventuale rinnovo ed infine le conoscenze tecniche e commerciali che l’affiliante deve trasmettere all’affiliato.

In cambio di queste concessioni il franchisor riceve una somma in denaro che prende la forma del canone. 

Contratto di merchandising

In questo caso il titolare di un marchio concede a terzi il diritto al suo sfruttamento economico in un settore diverso da quello in cui il marchio è affermato. L’esempio classico è il marchio di una società sportiva (ambito sport) che viene sfruttato su licenza dalle ditte che realizzano gadget (ambito abbigliamento e tempo libero).

L’accordo economico tra le due parti (merchandisor o licenziante e merchandisee o licenziatario) si basa, normalmente, sul riconoscimento di una percentuale sui guadagni ottenuti. Questo introito prende il nome di royalty.

Il contratto di merchandising non gode di una norma specifica nel nostro ordinamento. Questo rende ancora più importante il contratto che lo regola. 

Il merchandise può riguardare un marchio (ad esempio una squadra di calcio), un personaggio immaginario (ad esempio Batman) o una persona (ad esempio un cantante famoso).

L’oggetto del contratto si individua in qualsiasi marchio o segno distintivo che ha una immediata conoscibilità pubblica e dunque una vasta diffusione commerciale in un predeterminato settore. A tal proposito si distinguono: il brand merchandising, il character merchandising e il personality merchandising.

Con il brand merchandising l’imprenditore proprietario di un marchio che ha già raggiunto una grande notorietà in relazione a precisi prodotti, cede tale marchio in licenza per servizi e beni in un settore completamente diverso da quello in cui lo stesso è già noto.

Il character merchandising prevede la realizzazione da parte di un artista, disegnatore o scrittore di un personaggio di fantasia. L’artista a seguito della realizzazione concede l’immagine o il nome affinché venga riprodotto su beni destinati ad essere venduti.

Infine il personality merchandising ha per oggetto il nome o l’immagine di personaggi celebri nello sport e nello spettacolo.

Ovviamente quello che conta e che fa la differenza è la potenza attrattiva ed evocativa che deriva dalla notorietà delle varie proprietà.

I contratti di merchandising possono prevedere una formula per il diritto di esclusiva che può riguardare entrambe le parti. Tale esclusiva può essere tuttavia ristretta a un tipo di prodotto particolare (ad esempio solo i cappelli) o a un territorio particolare (ad esempio solo le Isole).

Normalmente il contratto di merchandising è di lunga durata. Questo soprattutto per tutelare gli investimenti iniziali che il licenziatario compie per mettere sul mercato i prodotti.